Uma marca conhecida é muito importante para fins de marketing, sendo, portanto, natural a tentação de querer explorar em benefício próprio a notoriedade de uma marca que não é mais utilizada há muito tempo.
Controle da marca registrada. Casos de reutilização da marca em desuso há muito tempo
O Tribunal da UE recentemente forneceu a interpretação ao fenômeno que ocorre com frequência, ou seja, o pedido de registro de marcas ainda conhecidas, mas não utilizadas há muito tempo por quem detinha sua propriedade intelectual.
A verificação da marca NEHERA requerida para uma pluralidade de produtos, incluindo artigos de couro, vestuário, calçados.
Para os advogados que atuam em registro e controle de marcas é útil o comentário a uma sentença do tribunal da UE que rejeitou a nulidade declarada, emitida pelo EUIPO em relação a uma marca reregistrada em 2013. Em 2019, os herdeiros de Jan Nehera, empresário muito ativo no século XX, apresentaram pedido de oposição e nulidade da marca ao EUIPO, alegando o fato de que o novo registro havia sido solicitado de má-fé. O avô dos recorrentes, Jan Nehera, havia constituído na Tchecoslováquia, no início dos anos 1930, uma empresa de produtos de vestuário e acessórios identificados pela marca “Nehera”, que havia sido registrada com uma marca nacional idêntica à marca contestada.
A rejeição, pelo Tribunal da UE, da nulidade declarada pelo EUIPO, por ausência de má-fé do requerente
O EUIPO deu razão aos recorrentes e declarou nula a nova marca NEHERA, mas o recurso dos novos titulares da marca ao Tribunal da UE deu razão à defesa e à validade da nova marca.
O Tribunal da UE excluiu a má-fé necessária para declarar a nulidade de uma marca. A má-fé tem como objetivo o prejuízo dos interesses de terceiros e a obtenção de um direito não conforme às funções da marca. Além disso, para que exista má-fé deve-se considerar o grau de notoriedade da marca no momento do pedido de registro, junto ao consumidor médio a quem a marca se destina. O Tribunal constatou que quem age pela nulidade da marca deve demonstrar que quem solicitou a nova marca agiu de má-fé no momento do pedido de registro:
- para explorar de maneira parasitária a notoriedade da marca antiga;
- obtido uma vantagem indevida da notoriedade da marca antiga.
O Tribunal avaliou, então, os elementos do caso. Analisou:
- o contexto histórico;
- a proteção jurídica concedida à marca antiga;
- sua notoriedade;
- o conhecimento, por parte do recorrente, da existência e da notoriedade da marca anterior.
A existência de má-fé nos casos de reutilização de marca conhecida
Nos anos 30/40 do século XX, o Sr. Nehera havia usado sua marca conhecida para seus produtos, mas a partir dos anos 50 a marca havia se extinguido por falta de renovação. Além disso, a existência e a notoriedade da marca Nehera eram conhecidas por aqueles que a solicitaram novamente posteriormente.
Em 2013, a antiga marca Nehera estava esquecida. Os novos titulares dedicaram recursos, em tempo e dinheiro, para revitalizar a marca anterior, divulgar a história de seu antigo titular, restaurar a notoriedade da marca antiga e a imagem histórica do Sr. Jan Nehera.
Uma conduta semelhante não é equiparável à má-fé do requerente na fase de registro, e a nova marca não pode, portanto, ser anulada.
A decisão se soma às de outros casos em que uma marca histórica abandonada foi feita reviver depois de muito tempo, por sujeitos diferentes dos antigos titulares. Casos desse tipo também foram tratados por diversas Cortes nacionais, que confirmaram a exclusão da má-fé na reutilização da marca não mais usada e reregistrada por terceiros depois de muito tempo.
Casos de reutilização de marca conhecida na Itália
Um caso recente na Itália é o da “Lambretta”, marca notoriamente conhecida, não mais usada nem renovada desde os anos 80 em diante e posteriormente reregistrada por terceiros estranhos à empresa antiga titular da mesma marca.
Também neste caso questionava-se a legitimidade da operação de reapropriação da marca. Mas uma sentença da Corte de Cassação reafirmou os pressupostos da caducidade com a noção de não uso da marca.
Eis quando se pode reutilizar a marca não renovada
Uma marca caduca após cinco anos de não uso e isso ocorre mesmo quando ela não perde sua capacidade distintiva. Depois de um tempo, com efeito, os consumidores ainda podem se lembrar da antiga marca caduca, que pode ser reregistrada até mesmo por terceiros, que nunca tiveram qualquer relação com a empresa original, ex-proprietária da marca conhecida.
Outros casos na Itália foram os da montadora Isotta Fraschini, cuja marca foi reregistrada cinquenta anos depois do encerramento da atividade de produção dos automóveis, e o da marca Schiaparelli, reregistrada no início dos anos 2000, sessenta anos depois do encerramento.
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