Una marca conocida es muy importante a los fines del marketing, y por eso es natural la tentación de querer aprovechar en beneficio propio la notoriedad de una marca que ya no se utiliza desde hace tiempo.
Control de la marca registrada. Casos de reutilización de la marca en desuso desde hace mucho tiempo
El Tribunal General de la UE ha proporcionado recientemente la interpretación de un fenómeno que se produce con frecuencia, es decir, la solicitud de registro de marcas todavía conocidas, pero no utilizadas desde hace mucho tiempo por parte de quienes eran titulares de su propiedad intelectual.
La verificación de la marca NEHERA solicitada para una pluralidad de productos, entre ellos artículos de marroquinería, prendas de vestir, calzado.
Para los abogados que se ocupan de registro y control de la marca es útil el comentario a una sentencia del Tribunal General de la UE que rechazó la declaración de nulidad emitida por la EUIPO respecto de una marca reregistrada en 2013. En 2019, los herederos de Jan Nehera, empresario muy activo en el siglo XX, presentaron solicitud de oposición y nulidad de la marca ante la EUIPO, alegando que el nuevo depósito había sido solicitado de mala fe. El abuelo de los recurrentes, Jan Nehera, había constituido en Checoslovaquia, a principios de los años 30 del siglo XX, una empresa de productos de vestimenta y accesorios distinguidos con la marca «Nehera», que había sido depositada con una marca nacional idéntica a la marca impugnada.
El rechazo por parte del Tribunal General de la UE de la nulidad declarada por la EUIPO, por falta de mala fe del solicitante
La EUIPO dio la razón a los recurrentes y declaró nula la nueva marca NEHERA, pero el recurso de los nuevos titulares de la marca ante el Tribunal General de la UE dio la razón a la defensa y a la subsistencia de la nueva marca.
El Tribunal General de la UE excluyó la mala fe necesaria para declarar la nulidad de una marca. La mala fe tiene como finalidad perjudicar los intereses de terceros y obtener un derecho no conforme a las funciones de la marca. Además, para que exista mala fe, debe considerarse el grado de notoriedad de la marca en el momento de la solicitud de registro, en el consumidor medio al que se dirige la marca. El Tribunal señaló que quien actúa para obtener la nulidad de la marca debe demostrar que quien solicitó la nueva marca actuó de mala fe en el momento de la solicitud de registro:
- para explotar de manera parasitaria la notoriedad de la antigua marca;
- obtuvo una ventaja indebida de la notoriedad de la antigua marca.
El Tribunal evaluó entonces los elementos del caso. Analizó:
- el contexto histórico;
- la protección jurídica otorgada a la antigua marca;
- su notoriedad;
- el conocimiento, por parte del recurrente, de la existencia y de la notoriedad de la marca anterior.
La existencia de mala fe en los casos de reutilización de una marca conocida
En los años 30/40 del siglo XX, el Sr. Nehera había usado su marca conocida para sus productos, pero a partir de los años 50 la marca se extinguió por falta de renovación. Además, la existencia y la notoriedad de la marca Nehera eran conocidas por quienes la solicitaron nuevamente con posterioridad.
En 2013 la antigua marca Nehera estaba olvidada. Los nuevos solicitantes dedicaron recursos en tiempo y dinero para revitalizar la marca anterior, dar a conocer la historia de su antiguo titular, restablecer la notoriedad de la antigua marca y la imagen histórica del Sr. Jan Nehera.
Una conducta similar no es asimilable a la mala fe del solicitante en la fase de depósito, y la nueva marca no puede, por lo tanto, ser anulada.
La decisión se suma a las de otros casos en los que una marca histórica abandonada fue revivida después de mucho tiempo por sujetos distintos de los antiguos titulares. Casos de este tipo también han sido tratados por diversos tribunales nacionales, que confirmaron la exclusión de la mala fe en la reutilización de la marca ya no usada y vuelta a depositar por terceros después de mucho tiempo.
Casos de reutilización de una marca conocida en Italia
Un caso reciente en Italia es el de la «Lambretta», marca notoriamente conocida, ya no usada ni renovada desde los años 80 en adelante y posteriormente vuelta a depositar por terceros ajenos a la empresa que fue titular de la misma marca.
También en este caso se planteaban dudas sobre la legitimidad de la operación de reapropiación de la marca. Pero una sentencia de la Corte de Casación reafirmó los presupuestos de la caducidad vinculados a la noción de falta de uso de la marca.
Esto es cuándo se puede reutilizar la marca no renovada
Una marca caduca después de cinco años de no uso, y esto se produce incluso cuando no pierde su capacidad distintiva. De hecho, con el paso del tiempo los consumidores todavía pueden recordar la antigua marca caducada, que puede ser vuelta a depositar también por terceros, que nunca tuvieron relación con la empresa original, antigua propietaria de la marca conocida.
Otros casos en Italia fueron los de la casa automovilística Isotta Fraschini, cuya marca fue vuelta a depositar cincuenta años después del cese de la actividad de producción de automóviles, y el de la marca Schiaparelli, vuelta a depositar a principios de los años dos mil, sesenta años después del cese.
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