Um acordo de coexistência é um tipo de contrato utilizado pelos advogados que atuam com marcas e patentes, quando 2 empresas decidem utilizar marcas, logotipos, identificadores de marca semelhantes. O proprietário de uma marca pode opor-se ao uso indevido da marca, chamando a juízo quem quer que a utilize, ainda que apenas em uma versão semelhante à sua, comprovando o correto registro. No entanto, às vezes, os sujeitos envolvidos consideram mais útil celebrar um contrato de coexistência sobre o uso da marca, com o qual estabelecem:
- as limitações recíprocas aos próprios direitos;
- as modalidades de uso das marcas confundíveis.
O objetivo do contrato é evitar que as marcas gerem confusão e engano no público.
Eis quais são os principais motivos para celebrar um contrato para o uso conjunto de uma marca
Os contratos de coexistência dizem respeito a marcas confundíveis entre si, interferentes, intercambiáveis. Assim, um contrato de coexistência pode ser útil para:
- prevenir litígios sobre o uso da marca;
- resolver o litígio em curso com um acordo negociado entre as partes;
- enfrentar passagens ou transferências geracionais entre os herdeiros de uma empresa;
- poder utilizar a mesma marca em várias empresas.
Como e por que os contratos de coexistência sobre marcas se tornaram legítimos
Até certo período, os contratos de coexistência para a gestão comum de uma marca não eram considerados legítimos. A razão residia no fato de que os consumidores, os usuários, terceiros poderiam ser induzidos a erro ou confundidos pela existência de 2 marcas semelhantes ou iguais. Além disso, a marca cumpre uma função distintiva da empresa. Usar a mesma marca ou 2 semelhantes para 2 empresas diferentes fazia presumir a perda da função distintiva. Além disso, pensava-se que o contrato de coexistência entre marcas pudesse violar a proibição de transferência da marca desvinculada da empresa. No entanto, com o tempo, outras considerações normativas prevaleceram. Por exemplo, a coexistência negociada por meio de um contrato entre 2 marcas semelhantes:
- evita a concorrência desleal e protege os consumidores de possíveis confusões:
- torna possível a transferência da marca entre empresas em concessão ou em licença, sem que disso resulte engano para o consumidor cliente.
Por fim, com a sentença 4225/1991, a Corte de Cassação estabeleceu que o acordo de coexistência “não é afetado por nulidade nem pelo fato de não ser acompanhado de um correlativo ato de disposição da empresa ou do ramo dela ao qual a marca se refere, nem pelo fato de tornar possível o uso de uma marca confundível com aquela objeto da referida titularidade”.
É importante esclarecer que ainda não existe uma lei para regulamentar o uso plural da marca. A legitimidade normativa do uso da marca decorre, portanto, dos artigos do Código Civil, do Código da Propriedade Industrial, do Regulamento da Marca da UE que respectivamente estabelecem:
- art. 20 c.p.i.: «o titular tem o direito de proibir terceiros, salvo consentimento próprio, de usar» um sinal próprio;
- art. 1322 c.c.: «as partes podem celebrar contratos que não pertençam aos tipos que possuem disciplina específica, desde que voltados a realizar interesses merecedores de tutela segundo o ordenamento jurídico» como por exemplo resolver ou antecipar a resolução de uma eventual controvérsia entre marcas;
- art. 178, co. 1 c.p.i.: o UIBM, «comunica a oposição ao requerente do registro com o aviso, também ao opoente, da faculdade de chegar a um acordo de conciliação dentro de dois meses a partir da data da comunicação»;
- art. 47 (4) RMUE: no processo de oposição, «O Instituto pode, a seu critério, convidar as partes a uma conciliação».
Diferenças nos contratos sobre o uso da marca entre a Marca Nacional e a Marca EUIPO
Como sabemos, uma marca nova deve estar em conformidade com as normas e não deve replicar uma já existente. Após o registro, quem se considerar lesado pode apresentar, dentro de 3 meses do registro, pedido de oposição à marca por uma série de motivos, como a identidade ou a semelhança da marca idêntica a outra, a ponto de gerar confusão entre 2 marcas, uso de retratos de pessoas, nomes, sinais artísticos etc. sem consentimento. Há, nesse sentido, uma diferença substancial entre a marca nacional italiana e a marca da UE. De fato, a marca da UE não pode ser declarada nula, se o titular tiver dado seu consentimento ao registro da outra antes da apresentação do pedido de nulidade. No entanto, na oposição N. b3046235, 30/01/2020 foi estabelecido que “a coexistência de duas marcas combinada com outros elementos, pode contribuir para reduzir o risco de confusão somente se o requerente tiver demonstrado que tal coexistência se baseia na ausência de risco de confusão”
Portanto, os acordos sobre a marca são úteis pelas razões expostas, mas não são de forma alguma vinculantes.
O que deve conter um contrato de acordo sobre o uso de uma marca
O contrato de acordo deve ter conteúdos capazes de indicar com clareza a natureza e o perímetro do acordo. Em primeiro lugar, sob pena de nulidade do contrato, o acordo sobre o uso da marca só existe se for firmado o pacto de não agressão, pelo qual as partes se comprometem a não contestar, respeitadas as condições existentes, os respectivos registros futuros ou já registrados. Devem então estar presentes as cláusulas de diferenciação relativas a:
- sinais distintivos da marca do produto ou serviço;
- países e mercados de comercialização, evitando a presença de 2 marcas semelhantes ou idênticas no mesmo país;
- modalidades de comercialização.
Por fim, é preciso identificar os âmbitos mercadológicos, ainda que nos mercados atuais e com a evolução tecnológica os âmbitos mercadológicos já não sejam mais distintos e distantes como antigamente. Nos casos duvidosos, nos casos em que as articulações societárias são múltiplas, é sempre útil redigir um contrato de acordo sobre o uso da marca, dirigindo-se a advogados que atuam com tutela da marca, das patentes e da propriedade industrial e intelectual
