Las importantes novedades que han llegado en materia de propiedad intelectual y marcas empresariales también afectan a las modalidades de registro de la marca de certificación introducida por el nuevo artículo 11 bis del Código de la Propiedad Industrial, previsto por el artículo 4 del Decreto Legislativo n.º 15 de 2019. En efecto, con el decreto legislativo 20/2/2019 n.º 15, que dio aplicación a la directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, se han introducido diversas modificaciones en este sector.
La definición de marca de certificación
El artículo 27 de la Directiva UE 2015/2436 introdujo una definición completa de la marca de certificación. En pocas palabras, se trata de la marca empresarial que tiene como finalidad diferenciar los productos o los servicios que han recibido la certificación del titular de la marca respecto de diversos elementos como, por ejemplo, el material con el que está fabricado el producto o todo el proceso de fabricación de los productos o de la prestación de los servicios, el nivel de calidad y de precisión, u otras particularidades que los diferencian respecto de productos y servicios que no han recibido la certificación. Las marcas de certificación, por lo tanto, no son más que signos cuyo objetivo principal es garantizar la certificación de características específicas de servicios o productos.
En virtud del art. 157, apartado 1-ter, CPI, introducido por el art. 21 del D.lgs. n.º 15/2019, el reglamento de uso de las marcas de certificación debe contener, en efecto, las siguientes indicaciones:
- el nombre del solicitante;
- una declaración que certifique que el solicitante cumple las condiciones previstas en el artículo 11-bis;
- la representación de la marca de certificación;
- los productos o servicios contemplados por la marca de certificación;
- las características de los productos o servicios que deben ser certificadas por la marca;
- las condiciones de uso de la marca de certificación, así como las sanciones previstas para los casos de infracción de las normas reglamentarias;
- las personas legitimadas para usar la marca de certificación;
- las modalidades de verificación de las características y de supervisión del uso de la marca de certificación por parte del organismo de certificación;
El art. 11 bis CPI dispone además que las eventuales modificaciones de los reglamentos relativos al uso de las marcas de certificación deben comunicarse a la Oficina Italiana de Patentes y Marcas para poder incluirse en la recopilación de los títulos de propiedad industrial prevista por el art. 185 CPI.
Los sujetos que pueden solicitar y registrar la marca de certificación
Según lo previsto por el artículo 11 bis CPI, esta marca de certificación solo puede ser registrada por sujetos bien determinados. Se trata de personas físicas y de personas jurídicas, entre las cuales encontramos autoridades, instituciones y organismos que tienen competencias en materia de certificación. El objetivo del registro es servir de garantía respecto del origen, la naturaleza y la calidad de servicios o productos específicos, siempre que no se relacionen con una actividad cuyo objeto sea precisamente suministrar estos últimos. Tienen, por lo tanto, una obligación de neutralidad en relación con los intereses de quien produce el producto o presta el servicio. Además, una marca de certificación no puede utilizarse para certificar el origen geográfico de productos y servicios. Una prohibición que se refiere tanto al signo de la marca como al reglamento de uso.
Otra novedad en materia de protección de la marca y protección de la patente se refiere a la solicitud de registro: esta última debe presentarse junto con los anexos relativos a los reglamentos sobre el uso de las marcas de certificación, así como los controles y las correspondientes sanciones. Exactamente igual que las marcas colectivas, también las de certificación requieren adjuntar los reglamentos de uso, conforme a lo previsto por el artículo 157 apartado 1 ter CPI.
El objetivo de cualquier marca de certificación debe ser poder diferenciar los distintos productos y servicios respecto de al menos uno de los elementos de los que hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, todos los distintos productos que se incluyen en dicha marca deben ser gestionados y verificados por el titular de la marca de certificación, que tiene la responsabilidad plena de ello, con independencia de las características generales producidas por la empresa que realiza y fabrica los servicios o productos. Sin embargo, la Oficina Italiana de Patentes y Marcas puede:
- rechazar, mediante resolución motivada, el registro cuando las marcas solicitadas puedan crear situaciones de privilegio injustificado o de cualquier modo perjudicar el desarrollo de otras iniciativas análogas en la región;
- solicitar al respecto la opinión de las administraciones públicas, categorías y organismos interesados o competentes.
Las diferencias respecto de la marca colectiva
Entre los principales elementos de distinción respecto de la marca colectiva encontramos precisamente el hecho de que la marca de certificación solo puede ser registrada exclusivamente por aquellos sujetos que tienen como objetivo principal certificar esos mismos productos o que se encargan de controlar el cumplimiento por parte de esos productos de determinados estándares cualitativos, tecnológicos, geográficos, etc., bien precisos.
Todo esto genera ciertas superposiciones entre los dos tipos de marca, pero existen otros factores que permiten diferenciar la marca de certificación de la colectiva. En primer lugar, quien es titular de la primera marca certifica, bajo su responsabilidad, que dichos productos o servicios cumplen efectivamente los elementos y requisitos previstos por los reglamentos de uso. Además, no se puede proceder a registrar como marcas de certificación signos que sean idóneos para distinguir los productos o servicios que se pretende cubrir con la marca, en función de su procedencia geográfica o de su vinculación con tipificaciones de tipo tradicional.
