Entre las novedades más importantes introducidas por el Decreto Legislativo n.15 del 20 de febrero de 2019, en materia de marcas de empresa y protección de la patente, encontramos sin duda las relativas a las marcas colectivas EUIPO. Se trata de una actualización importante para toda la normativa que regula una materia tan amplia como la de la marca de empresa.
El legislador italiano, en efecto, ha querido proceder a la armonización del marco normativo respecto de la directiva UE, en lo que respecta a la protección de la marca colectiva. La principal novedad radica en que, de ahora en adelante, solo y exclusivamente las personas jurídicas, como por ejemplo asociaciones sectoriales, de productores, prestadores de servicios, comerciantes e incluso entes públicos, están legitimadas para solicitar y obtener el registro de una marca colectiva. A diferencia de la marca de certificación, se puede registrar una marca colectiva que designe el origen geográfico de los productos o servicios a los que se refiere. El único límite viene determinado por el hecho de que el reglamento de uso debe autorizar explícitamente a convertirse en miembros de la asociación titular de la marca a todos aquellos cuyos productos y servicios sean originarios de la zona geográfica en cuestión (artículo 75, apartado 2, RMUE).
Marcas colectivas, la exclusión de las sociedades y de las personas físicas. Quién puede solicitar su registro
Cabe destacar, en efecto, la exclusión de dicha lista tanto de las personas físicas como de las sociedades: ni las sociedades anónimas, por ejemplo, ni las sociedades de responsabilidad limitada podrán obtener el registro de una marca colectiva. En la normativa italiana, la protección de la marca colectiva está prevista en el artículo 11 del Código de Propiedad Industrial, que establece:
- Los sujetos que desempeñan la función de garantizar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o servicios pueden obtener el registro de marcas específicas como marcas colectivas y tienen la facultad de conceder el uso de dichas marcas a productores o comerciantes.
- Los reglamentos relativos al uso de las marcas colectivas, los controles y las correspondientes sanciones deben adjuntarse a la solicitud de registro; las modificaciones reglamentarias deben ser comunicadas por los titulares a la Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Oficina Italiana de Patentes y Marcas) para ser incluidas entre los documentos adjuntos a la solicitud.
- Las disposiciones de los apartados 1 y 2 son aplicables también a las marcas colectivas extranjeras registradas en el país de origen.
- En excepción al artículo 13, apartado 1, una marca colectiva puede consistir en signos o indicaciones que en el comercio puedan servir para designar la procedencia geográfica de los productos o servicios. En tal caso, además, la Ufficio Italiano Brevetti e Marchi puede denegar, mediante resolución motivada, el registro cuando las marcas solicitadas puedan crear situaciones de privilegio injustificado o, en todo caso, perjudicar el desarrollo de otras iniciativas análogas en la región. La Ufficio Italiano Brevetti e Marchi tiene la facultad de solicitar al respecto el parecer de las administraciones públicas, categorías y órganos interesados o competentes. El registro efectuado de la marca colectiva constituida por un nombre geográfico no autoriza al titular a prohibir a terceros el uso en el comercio de dicho nombre, siempre que dicho uso sea conforme a los principios de la corrección profesional.
- Las marcas colectivas están sujetas a todas las demás disposiciones del presente código en la medida en que no sean contrarias a su naturaleza.
La diferencia entre propietario de la marca y usuario
La razón por la cual la Directiva UE 2015/2436 ha llevado a que las personas jurídicas de derecho público y las asociaciones sectoriales sean las únicas posibles titulares de las marcas colectivas radica en la intención de diferenciar al titular de la marca del usuario. En la práctica, los titulares más comunes de marcas colectivas son las Asociaciones, los Consorcios o los Entes Locales y las Regiones. Con el registro de la marca colectiva, los sujetos jurídicos públicos garantizan a los consumidores que sus productos y sus servicios cumplen con todos los estándares más importantes desde el punto de vista de la calidad.
A nivel internacional se ha propuesto una clasificación, surgida a raíz del Acuerdo de Niza, cuyo objetivo es diferenciar una larga lista de productos y servicios dentro de 45 clases específicas. Por lo tanto, las marcas colectivas solo pueden registrarse exclusivamente para los productos y servicios que hayan sido incluidos dentro de estas clases.
El legislador no se ha limitado a modificar los sujetos legitimados para solicitar el registro de la marca colectiva en materia de marcas de empresa y de propiedad intelectual. En efecto, el art. 11, apartado 2, CPI, conforme a la nueva normativa, ha previsto que quien solicite el registro debe adjuntar también todos los diversos reglamentos relativos al uso de las marcas colectivas, las verificaciones y las correspondientes sanciones, respetando los requisitos introducidos por el artículo 157, apartado 1 bis, del Código de la Propiedad Industrial.
El reglamento de uso de las marcas colectivas
Este último, por lo tanto, ha especificado qué elementos deben estar contenidos en el reglamento de uso de las marcas colectivas. Entre las indicaciones que deben estar presentes encontramos:
- el nombre del solicitante;
- el objeto de la asociación sectorial o la finalidad para la que se constituyó la persona jurídica de derecho público;
- los sujetos legitimados para representar a la asociación sectorial o a la persona jurídica de derecho público;
- las condiciones de admisión de los miembros en el caso de asociación sectorial;
- la representación de la marca colectiva;
- los sujetos legitimados para usar la marca colectiva;
- las eventuales condiciones de uso de la marca colectiva, así como las sanciones por las infracciones reglamentarias;
- los productos o servicios contemplados por la marca colectiva, incluidas, en su caso, las eventuales limitaciones introducidas a raíz de la aplicación de la normativa en materia de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales garantizadas, menciones tradicionales para vinos;
- en su caso, la autorización para convertirse en miembros de la asociación titular de la marca.
La definición de marca colectiva
La marca colectiva puede considerarse un signo distintivo que cumple una función específica, es decir, la de caracterizar tanto los productos como los servicios de titularidad del grupo de sujetos jurídicos públicos titulares de la marca, con la garantía de certificar determinadas propiedades cualitativas del producto o del servicio ofrecido bajo el amparo de la marca identificativa. Estas últimas características vienen representadas esencialmente por el nivel de calidad, la ubicación del grupo titular de la marca colectiva, la procedencia geográfica de la marca y el modo en que se lleva a cabo el proceso productivo. Por último, cualquier sujeto cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica en cuestión tiene derecho no solo a hacer uso de la marca, sino también a convertirse en miembro de la asociación sectorial titular de la marca, a condición de que se cumplan todos los requisitos establecidos en el reglamento de uso.
