Un acuerdo de coexistencia es un tipo de contrato que utilizan los abogados que se ocupan de marcas y patentes, cuando 2 empresas deciden utilizar marcas, logotipos e identificadores de marca similares. El titular de una marca puede oponerse al uso indebido de la marca, demandando a quien la utilice, aunque sea en una versión similar a la suya, siempre que demuestre el correcto registro de la propia. Sin embargo, a veces, las partes implicadas consideran más conveniente celebrar un contrato de coexistencia sobre el uso de la marca, mediante el cual establecen:
- las limitaciones recíprocas a sus propios derechos;
- las modalidades de uso de las marcas confundibles.
El objetivo del contrato es evitar que las marcas generen confusión y engaño en el público.
Estas son las principales razones para celebrar un contrato para el uso conjunto de una marca
Los contratos de coexistencia se refieren a marcas confundibles entre sí, interferentes, intercambiables. Por lo tanto, un contrato de coexistencia puede resultar útil para:
- prevenir litigios sobre el uso de la marca;
- resolver el litigio en curso mediante un acuerdo negociado entre las partes;
- afrontar traspasos o transferencias generacionales entre los herederos de una empresa;
- poder utilizar la misma marca en varias empresas.
Cómo y por qué los contratos de coexistencia de marcas se han vuelto legítimos
Hasta cierto período de tiempo, los contratos de coexistencia para la gestión conjunta de una marca no se consideraban legítimos. La razón residía en que los consumidores, los usuarios y terceros podían ser inducidos a error o confundidos por la existencia de 2 marcas similares o iguales. Además, la marca cumple una función distintiva de la empresa. Usar la misma marca, o 2 similares, para 2 empresas diferentes hacía pensar que se perdía la función distintiva. Además, se pensaba que el contrato de coexistencia entre marcas podía violar la prohibición de transferir la marca desvinculada de la empresa. Sin embargo, con el tiempo, otras consideraciones normativas se impusieron. Por ejemplo, la coexistencia negociada mediante un contrato entre 2 marcas similares:
- evita la competencia desleal y protege a los consumidores de posibles confusiones:
- permite la transferencia de la marca entre empresas en concesión o en licencia sin que ello suponga un engaño para el consumidor cliente.
Por último, con la sentencia 4225/1991, la Corte de Casación estableció que el acuerdo de coexistencia “no está afectado por la nulidad, ni por el hecho de no ir acompañado de un correlativo acto de disposición de la empresa o de la rama de esta a la que pertenece la marca, ni por el hecho de que permita el uso de una marca confundible con aquella objeto de dicha titularidad”.
Cabe precisar que todavía no existe una ley que regule el uso plural de la marca. La legitimidad normativa del uso de la marca deriva, por tanto, de los artículos del Código Civil, del Código de la Propiedad Industrial y del Reglamento de la Marca de la UE, que establecen respectivamente:
- art. 20 c.p.i.: «el titular tiene derecho a prohibir a terceros, salvo su propio consentimiento, usar» un signo propio;
- art. 1322 c.c.: «las partes pueden celebrar contratos que no pertenezcan a los tipos que tienen una disciplina particular, siempre que estén dirigidos a realizar intereses merecedores de tutela según el ordenamiento jurídico», como por ejemplo resolver o anticipar la resolución de una eventual controversia entre marcas;
- art. 178, co. 1 c.p.i.: la UIBM, «comunica la oposición al solicitante del registro con el aviso, también al oponente, de la facultad de llegar a un acuerdo de conciliación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la comunicación»;
- art. 47 (4) RMUE: en el procedimiento de oposición, «la Oficina podrá, a su discreción, invitar a las partes a una conciliación».
Diferencias en los contratos sobre el uso de la marca entre la Nacional y la Marca EUIPO
Como sabemos, una marca nueva debe cumplir con las normas y no puede replicar una ya existente. Tras el registro, cualquiera que se considere perjudicado puede presentar, dentro de los 3 meses siguientes al registro, una solicitud de oposición a la marca por diversos motivos, como la identidad o la similitud de la marca con otra existente, hasta el punto de generar confusión entre 2 marcas, uso de retratos de personas, nombres, signos artísticos, etc. sin consentimiento. En este sentido existe una diferencia sustancial entre la marca nacional italiana y la marca de la UE. En efecto, la marca UE no puede declararse nula si el titular dio su consentimiento al registro de la otra antes de la presentación de la solicitud de nulidad. Sin embargo, en la oposición N.º b3046235, del 30/01/2020, se estableció que “la coexistencia de dos marcas combinada con otros elementos solo puede contribuir a reducir el riesgo de confusión si el solicitante ha demostrado que dicha coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión”
Por lo tanto, los acuerdos sobre la marca son útiles por las razones expuestas, pero no son en modo alguno vinculantes.
Qué debe contener un contrato de acuerdo sobre el uso de una marca
El contrato de acuerdo debe tener un contenido capaz de indicar con claridad la naturaleza y el alcance del acuerdo. En primer lugar, bajo pena de nulidad del contrato, el acuerdo sobre el uso de la marca existe si se suscribe el pacto de no agresión, mediante el cual las partes se comprometen a no impugnar, respetando las condiciones existentes, sus respectivos registros futuros o ya registrados. Deben estar presentes además las cláusulas de diferenciación relativas a:
- signos distintivos de la marca del producto o servicio;
- países y mercados de comercialización, evitando la presencia de 2 marcas similares o idénticas en el mismo país;
- modalidades de comercialización.
Por último, es necesario identificar los ámbitos comerciales, aunque en los mercados actuales, y con la evolución tecnológica, los ámbitos comerciales ya no están tan distintos y alejados como antes. En los casos dudosos, en los casos en que las articulaciones societarias son múltiples, siempre es útil redactar un contrato de acuerdo sobre el uso de la marca, acudiendo a abogados que se ocupan de la protección de la marca, de las patentes y de la propiedad industrial e intelectual
