Ya hemos hablado de la protección de la patente internacional, es decir, de la protección de la patente de invención, y hemos descrito la protección legal frente a las soluciones industriales consideradas nuevas y originales para resolver un problema técnico nunca antes resuelto.
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En esta sede describimos un caso según el cual un buen abogado habilitado ante la Corte de Casación debería indicar al cliente los motivos por los que recurrir ante la Corte de Casación, contra una sentencia del Tribunal de Apelación (Corte d’Appello) que declara la nulidad de la patente de invención del cliente y, en consecuencia, consideró inadmisible la reivindicación y la protección de la invención. El caso se refiere a una sentencia del Tribunal de Apelación de Roma, Sección especializada en materia empresarial, relativa a una patente de invención de combinación referida al proceso de rastreo de equipaje de pasajeros.
Extracto de dictamen legal sobre la sentencia que declara la nulidad de la patente de invención del cliente
Elementos en apoyo del recurso de casación según el criterio del abogado habilitado ante la Corte de Casación
Aunque presentado de forma resumida, el dictamen legal examina la valoración de los posibles elementos en apoyo del recurso ante la Corte de Casación y de los contrarios.
En primer lugar hay que valorar que el recurso de casación es un presupuesto para un eventual recurso posterior ante una autoridad supranacional. Como es sabido, la omisión del recurso de casación podría comportar la caducidad y la exclusión del acceso a instrumentos de protección supranacionales como el TEDH. Esto implica el agotamiento de las vías internas de todas las acciones puestas a disposición del ciudadano por el ordenamiento interno, con el fin de proteger sus propios derechos, y el acceso a organismos de protección jurídica supranacionales.
El segundo elemento de valoración viene dado por la violación o falsa atribución del art. 52 CPI y del art. 8.3 del Convenio de Estrasburgo respecto de una posible anomalía motivacional.
En efecto, a criterio del Abogado habilitado ante la Corte de Casación del Bufete Damiani&Damiani, la violación del citado artículo, mencionada en la narrativa del escrito de apelación, no fue objeto de examen por parte del Tribunal de Apelación. Se hace referencia sobre todo a la invocación del art. 8.3 del Convenio sobre la unificación de ciertos elementos del derecho de patentes, realizada conscientemente en apelación y que, de hecho, no fue tenida en cuenta ni examinada en el decisum. A este respecto, tenga en cuenta el cliente que existe abundante jurisprudencia que subraya la importancia de los dibujos y de la descripción a los fines de la valoración de la validez de la patente.
Ni el perito judicial (CTU) ni los tribunales de instancia parecen haber valorado también la descripción y los dibujos de la patente en cuestión para emitir un juicio de validez de la patente conforme a los arts. 46 y 48 CPI. Al menos, si lo hicieron, en todo caso no aplicaron la misma minuciosidad con la que valoran, en cambio, las reivindicaciones de la patente de quo. Sin embargo, por lo demás, el perito judicial parece muy consciente de lo esencial que resulta el uso de la descripción y de los dibujos en la interpretación de las reivindicaciones de la patente, dado que –por el contrario– utiliza con extrema pericia los dibujos y las descripciones de las patentes, omissis, con el fin de interpretar sus respectivas reivindicaciones, lo cual podría además determinar una anomalía motivacional.
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Protección de la patente internacional y motivos de recurso de casación
En interés del cliente, un abogado aconseja o no el recurso de casación, es decir, ante la jurisdicción superior, mediante una cuidadosa valoración, en este caso, de la sentencia del Tribunal de Apelación, que debe examinarse desde un punto de vista procesal, verificando la existencia de vicios que pudieran justificar eventuales motivos de impugnación. La valoración se orienta a verificar la existencia de un grado suficiente de certeza sobre la obtención de un resultado positivo, a raíz del recurso de casación respecto de la resolución impugnada.
En el caso del dictamen legal presentado, el abogado habilitado ante la Corte de Casación del bufete de abogados Damiani&Damiani valoró el recurso de casación a la luz de lo dispuesto por el art. 360 c.p.c.
Con el recurso de casación, el cliente pretende alcanzar el objetivo de obtener un nuevo peritaje judicial (C.T.U.) impugnando:
- el error del C.T.U. y del Juez a quo en la valoración de las patentes estadounidenses como constitutivas de ciencia ya conocida (estado de la técnica relevante), que impide la atribución del carácter de ‘novedad’ y ‘originalidad’ a la patente presentada por el cliente;
- el error del C.T.U. y del Juez a quo por la omisión en la valoración de la patente objeto de la sentencia en la parte constituida por ‘descripción’ y ‘dibujos’;
- el error del C.T.U. y del Juez a quo por haber considerado las ‘reivindicaciones’ n.os 2-20 dependientes de la reivindicación n.º 1, cuando estas son independientes.
La valoración solicitada se refiere, por lo tanto, al recurso por vicio de motivación
La Corte de Casación ya se ha pronunciado de manera muy clara sobre la existencia del vicio de motivación. Ante la Corte de Casación, es denunciable exclusivamente la anomalía motivacional que se traduce en una violación de ley con relevancia constitucional, siempre que el vicio resulte del texto de la sentencia contra la que se pretende recurrir. Las Secciones Unidas de la Corte de Casación han sido lapidarias al indicar cuáles son los casos en que existe el vicio de motivación, excluyendo cualquier otro argumento especulativo.
Dichos casos son todos atribuibles a la llamada ‘anomalía motivacional‘ que se agota en:
- «falta absoluta de motivos desde el aspecto material y gráfico»;
- en la «motivación aparente»;
- en el «contraste irreducible entre afirmaciones inconciliables»;
- en la «motivación confusa y objetivamente incomprensible», excluida cualquier relevancia del simple defecto de «suficiencia» de la motivación.
Sin embargo, en este caso, un recurso fundado en el vicio de motivación no parece fundado, dado que la sentencia impugnada proporciona una motivación amplia y detallada, no solo exhaustivamente justificativa de la validez del decisum del Juez de primera instancia, sino también válida ex se, dado que el Tribunal de Apelación no deja de considerar en detalle todos los motivos de impugnación y de pronunciarse sobre ellos con críticas argumentativas dotadas de inferencia lógico- jurídica. De hecho, el Tribunal de Apelación procedió al examen sustancial y no solo formal de las actuaciones. El Juez de apelación reexaminó los resultados de la instrucción y aportó elementos nuevos y adicionales a la motivación proporcionada anteriormente, ampliándola y reforzándola así desde el punto de vista de la legitimidad constitucional.
La Corte Suprema ya se ha pronunciado varias veces sobre el vicio de motivación respecto de la parte que «se queje de la adhesión acrítica del juez de instancia a las conclusiones del perito judicial, o que considere que el juez percibió mal su sentido, no puede limitarse a alegar genéricamente lagunas de comprobación o errores de valoración cometidos por el perito o por la sentencia que haya recogido su actuación, sino que tiene la carga de indicar específicamente las circunstancias y los elementos respecto de los cuales invoca el control de lógica, transcribiendo íntegramente al menos los pasajes relevantes y no compartidos del informe y exponiendo el contenido de las críticas planteadas contra ellos, con el fin de permitir la apreciación de la incidencia causal del defecto de motivación (Cass., Sec. II, sent. n.º 121 del 07.01.2019). Además, a la vista del peritaje judicial (CTU), parece que el perito de oficio se ha ocupado de ‘hacerse cargo‘ de todas las observaciones formuladas por el cliente.
La patente a obtener con la invención de combinación
El cliente había solicitado que se reconociera la patente como invención de combinación. Sin embargo, a tal reclamo responde el Tribunal de Apelación de Roma disipando toda duda sobre la calificación de la patente. En la sentencia, en efecto, el Tribunal de Apelación precisa: «En materia de invención de combinación, como sin duda es la que constituye el objeto de la patente, la protegibilidad del hallazgo viene dada por el hecho de que la coordinación de elementos, o medios diferentes, total o parcialmente ya conocidos, haya conducido a la obtención de un resultado «original». La originalidad del hallazgo se aprecia, por tanto, cuando la coordinación de ideas inventivas básicas ya conocidas no está al alcance de cualquier técnico, por no resultar evidente a partir del estado de la técnica. La patente en cuestión, que no examina en modo alguno la anterioridad de la solicitud de patente, omissis, reivindica la originalidad del hallazgo en la superación del problema dado por la imposibilidad, según la técnica conocida, de permitir el emparejamiento (matching) de pasajeros y equipaje. La patente en cuestión reproduce exactamente el contenido de la anterioridad ante la cual fue registrado el antecedente (patente) y no puede, por tanto, calificarse de nueva por poseer originalidad inventiva .
De la lectura y el examen de la sentencia se desprende que los arts. 46, 48 y 51 CPI fueron aplicados conscientemente por el Juez de segunda instancia, quien se refiere claramente a las reivindicaciones del cliente en su totalidad. Sin embargo, el Juez consideró que dichas reivindicaciones también carecían de los elementos de novedad y originalidad. En su sentencia, el Tribunal de Apelación valora minuciosamente las reivindicaciones, superando toda objeción del cliente, remitiéndose al peritaje judicial (CTU) y señalando que en sede de apelación no se aportaron argumentos adicionales en apoyo de las quejas que no hubieran sido ya examinados en primera instancia y valorados por el perito judicial y, finalmente, por el Tribunal.
Conclusiones
A la luz de lo dicho hasta aquí, aunque existen algunos elementos argumentativos que podrían servir de fundamento para los motivos de recurso de casación contra la sentencia en cuestión, este Bufete considera que las posibilidades de que se admita son relativas. Naturalmente, más allá de los aspectos jurídicos, de todos modos, toda decisión sobre la conveniencia de interponer o no el recurso, también sobre la base de los elementos mencionados, queda a criterio del cliente.
