Un accordo di coesistenza è una tipologia di contratto che utilizzano gli avvocati che si occupano di marchi e brevetti, quando 2 aziende decidono di utilizzare marchi, loghi, identificativi del brand simili. Il proprietario di un marchio può opporsi all’utilizzo improprio del marchio, chiamando a giudizio chiunque lo utilizzi anche solo in una versione simile alla sua provandone la corretta registrazione. Tuttavia, a volte, i soggetti in causa ritengono che sia più utile stipulare un contratto di coesistenza sull’utilizzo del marchio con il quale stabiliscono:
- le reciproche limitazioni ai propri diritti;
- le modalità di utilizzo dei marchi confondibili.
Lo scopo del contratto è di evitare che i marchi generino confusione e inganno nel pubblico.
Ecco quali sono i motivi principali per stipulare un contratto per l’utilizzo congiunto di un marchio
I contratti di coesistenza riguardano marchi confondibili tra loro, interferenti, interscambiabili. Quindi un contratto di coesistenza può tornare utile per:
- prevenire le liti sull’utilizzo del marchio;
- risolvere la lite in atto con un accordo negoziato tra le parti;
- affrontare passaggi o trasferimenti generazionali tra gli eredi di un’azienda;
- poter utilizzare lo stesso marchio in più aziende.
Come e perché i contratti di coesistenza sui marchi sono diventati legittimi
Fino ad un certo periodo di tempo i contratti di coesistenza per la gestione comune di un marchio non erano considerati legittimi. La ragione risiedeva nel fatto che i consumatori, gli utenti, soggetti terzi potevano essere tratti in inganno o confusi dall’esistenza di 2 marchi simili o uguali. Inoltre, il marchio assolve ad una funzione distintiva dell’azienda. Usare lo stesso marchio o 2 simili per 2 aziende diverse faceva ritenere il venir meno della funzione distintiva. Inoltre, il contratto di coesistenza tra marchi si pensava potesse violare il divieto di trasferimento del marchio svincolato dall’azienda. Tuttavia, con il tempo altre considerazioni normative hanno preso il sopravvento. Per esempio, la coesistenza negoziata con un contratto tra 2 marchi simili:
- evita la sleale concorrenza e tutela i consumatori da possibili confusioni:
- rende possibile il trasferimento del marchio tra aziende in concessione o in licenza senza che da ciò derivi inganno per il consumatore cliente.
Infine, con la sentenza 4225/1991, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo di coesistenza “non è affetto da nullità né per il fatto di non essere accompagnato da un correlativo atto di disposizione dell’azienda o del ramo di essa cui il marchio inerisce, né per il fatto che rende possibile l’uso di un marchio confondibile con quello oggetto della suddetta titolarità”.
È bene precisare che non esiste ancora una legge per regolamentare l’utilizzo plurale del marchio. La legittimità normativa dell’utilizzo del marchio deriva, quindi, dagli articoli del Codice Civile, dal Codice della Proprietà Industriale, dal Regolamento Marchio UE che rispettivamente stabiliscono:
- art. 20 c.p.i.: «il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare» un segno proprio;
- art. 1322 c.c.: «le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» come per esempio risolvere o anticipare la risoluzione di un’eventuale controversia tra marchi;
- art. 178, co. 1 c.p.i.: l’UIBM, «comunica l’opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione»;
- art. 47 (4) RMUE: nel giudizio di opposizione, «L’Ufficio può, a sua discrezione,invitare le parti a una conciliazione».
Differenze nei contratti sull’utilizzo del marchio tra quello Nazionale e il Marchio EUIPO
Come sappiamo, un marchio nuovo dev’essere conforme alle norme e non deve replicare uno esistente. Dopo la registrazione chiunque si ritenga leso può presentare entro 3 mesi dalla registrazione domanda di opposizione al marchio per una serie di motivi come l’identità o la similitudine del marchio identica ad un altro, tanto da generare confusione tra 2 marchi, utilizzo di ritratti di persone, nomi, segni artistici ecc senza consenso. C’è in questa direzione una differenza sostanziale tra il marchio nazionale italiano e quello UE. Infatti, il marchio UE non può essere dichiarato nullo, se il titolare ha dato il suo consenso alla registrazione dell’altro prima della presentazione della domanda di nullità. Tuttavia, però, nell’opposizione N. b3046235, 30/01/2020 è stato stabilito che “la coesistenza di due marchi combinata con altri elementi, può contribuire a ridurre il rischio di confusione solo se il richiedente ha dimostrato che tale coesistenza si fonda sull’assenza di rischio di confusione”
Quindi gli accordi sul marchio sono utili per le ragioni esposte, ma non sono in alcun modo vincolanti.
Cosa deve contenere un contratto di accordo sull’utilizzo di un marchio
Il contratto di accordo deve avere contenuti in grado di indicare con chiarezza la natura e il perimetro dell’accordo. Per prima cosa, pena la nullità del contratto, sussiste l’accordo sull’utilizzo del marchio se è sottoscritto il patto di non aggressione, con il quale le parti si impegnano a non contestare, nel rispetto delle condizioni esistenti, le reciproche registrazioni future o già registrate. Devono poi essere presenti le clausole di differenziazione relative a:
- segni distintivi del marchio del prodotto o servizio;
- paesi e mercati di commercializzazione, evitando la presenza di 2 marchi simili o identici nello stesso paese;
- modalità di commercializzazione.
Bisogna infine identificare gli ambiti merceologici anche se negli attuali mercati e con l’evoluzione tecnologica gli ambiti merceologici non sono più distinti e distanti come un tempo. Nei casi dubbi, nei casi in cui le articolazioni societarie sono plurime è sempre utile redigere un contratto di accordo sull’utilizzo del marchio rivolgendosi ad avvocati che si occupano di tutela del marchio, dei brevetti e della proprietà industriale e dell’intelletto
