Un marchio noto è molto importante ai fini del marketing ed è quindi naturale la tentazione di voler sfruttare a proprio vantaggio la notorietà di un marchio che non è più utilizzato da tempo.
Controllo del marchio registrato. Casi di riutilizzo del marchio in disuso da molto tempo
Il Tribunale dell’UE ha recentemente fornito l’interpretazione al fenomeno che si verifica con frequenza ovvero la richiesta di registrazione di marchi ancora noti, ma inutilizzati da molto tempo da chi ne deteneva la proprietà intellettuale.
La verifica del marchio NEHERA richiesto per una pluralità di prodotti tra cui pelletteria, articoli di abbigliamento, scarpe.
Per gli avvocati che si occupano di registrazione e controllo del marchio è utile il commento ad una sentenza del tribunale UE che ha respinto la nullità dichiarata, emessa dall’EUIPO nei confronti di un marchio riregistrato nel 2013. Nel 2019, gli eredi di Jan Nehera, imprenditore molto attivo nel 900, hanno presentato domanda di opposizione e nullità del marchio all’EUIPO, lamentando il fatto che il nuovo deposito fosse stato richiesto in malafede. Il nonno dei ricorrenti, Jan Nehera, aveva costituito in Cecoslovacchia nei primi anni ’30 del 900 un’impresa di prodotti di abbigliamento e accessori contraddistinti dal marchio “Nehera” che era stato depositato con un marchio nazionale identico al marchio contestato.
Il respingimento del Tribunale UE della nullità dell’EUIPO, per mancanza di malafede del registrante
L’EUIPO ha dato ragione ai ricorrenti e ha dichiarato nullo il nuovo marchio NEHERA, ma il ricorso dei nuovi titolari del marchio al Tribunale UE ha dato ragione alla difesa e sussistenza del nuovo marchio.
Il Tribunale UE ha escluso la malafede necessaria per dichiarare la nullità di un marchio. La malafede ha come fine il pregiudizio degli interessi di terzi e di ottenere un diritto non conforme alle funzioni del marchio. Inoltre, affinché sussista la malafede va considerato il grado di notorietà del marchio al momento della richiesta di registrazione, nel consumatore medio presso cui si rivolge il marchio. Il Tribunale ha rilevato che chi agisce per la nullità del marchio, deve dimostrare che chi ha richiesto il nuovo marchio sia stato in malafede al momento della domanda di registrazione:
- per sfruttare in maniera parassitaria la notorietà del vecchio marchio;
- tratto un indebito vantaggio dalla notorietà del vecchio marchio.
Il Tribunale ha quindi valutato gli elementi del caso. Ha analizzato:
- il contesto storico;
- la tutela giuridica accordata al vecchio marchio;
- la sua notorietà;
- la conoscenza da parte del ricorrente dell’esistenza e della notorietà del marchio anteriore.
L’esistenza della malafede nei casi di riutilizzo di marchio noto
Negli 30/40 del 900 il Sig. Nehera aveva usato il suo marchio conosciuto per i suoi prodotti, ma a partire dagli anni ’50 il marchio era estinto per mancato rinnovo. Inoltre, l’esistenza e la notorietà del marchio Nehera erano conosciute da coloro che lo hanno nuovamemnte richiesto a posteriori.
Nel 2013 il vecchio marchio Nehera era dimenticato. I nuovi depositari hanno dedicato risorse in tempo e denaro per rivitalizzare il marchio anteriore, far conoscere la storia del suo ex titolare, ripristinare la notorietà del vecchio marchio e l’immagine storica del sig. Jan Nehera.
Una condotta simile non è assimilabile alla malafede del registrante in fase di deposito e il nuovo marchio non può essere quindi annullato.
La decisione si somma a quelle degli altri casi in cui un marchio storico abbandonato è stato fatto rivivere dopo molto tempo, da soggetti diversi dai vecchi titolari. Casi di questo genere sono stati trattati anche da diverse Corti nazionali, che hanno confermato l’esclusione della malafede nel riutilizzo del marchio non più usato e ridepositato da terzi dopo molto tempo.
Casi di riutilizzo di marchio noto in Italia
Un caso recente In Italia è quello della “Lambretta”, marchio notoriamente conosciuto, non più usato né rinnovato dagli anni ’80 in poi e in seguito ridepositato da terzi estranei all’impresa ex titolare dello stesso marchio.
Anche in questo caso ci si interrogava sulla legittimità dell’operazione di riappropriazione del marchio. Ma una sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti della decadenza con la nozione di mancato uso del marchio.
Ecco quando si può riutilizzare il marchio non rinnovato
Un marchio decade dopo cinque anni di non uso e matura anche quando non perde la sua capacità distintiva. Dopo tempo, infatti, i consumatori possono ancora ricordare il vecchio marchio decaduto che può essere ridepositato anche da terzi, che non hanno mai avuto a che fare con l’azienda originaria, ex proprietaria del marchio noto.
Altri casi in Italia sono stati quelli della casa automobilistica Isotta Fraschini, il cui marchio è stato ridepositato cinquant’anni dopo la cessazione dell’attività di produzione delle automobili e quello del marchio Schiaparelli ridepositato nei primi anni duemila, sessant’anni dalla cessazione.
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